专利侵权被告案件代理的七大标准动作.doc

专利侵权被告案件代理的七大标准动作 文/王梨华 　　来源/微信公众号 知桥商标专利（lawptc8）专利律师从接洽到接手专利侵权被告案件，该从哪几个方面入手，有没有一套标准动作呢，结合笔者这几年的专利案件代理经验做一些总结，供同行参考。动作一、快速阅读起诉状及证据，迅速获得重要信息根据专利侵权被告案件特点，专利律师在接到起诉材料后，应围绕起诉材料如下信息点进行关注：1、案件的赔偿标的通常情况下，案件赔偿标的代表案件的重要或重大程度。2、原被告实力和规模原告实力和规模越大，对案件越慎重，一旦提起专利侵权诉讼，一般情况下前期做了充足准备，对案件有一定胜诉预期和把握，此时被告代理律师不宜轻易下能抗辩成功的承诺。被告的实力和规模，通常可看出被告在此案中将可能动用的人力、物力和各种资源的程度，同时代表了被告选择律师的一定门槛标准，如果大企业找你，恭喜你，你已经进入某个行列梯队了。3、专利类型涉案专利属于发明、实用新型、还是外观设计，不同类型对于抗辩思路有一定差异。如发明稳定性强，提专利无效的可能性低。实用新型和外观设计未经过实质审查，提出无效宣告成功几率高。再如侵权行为的类型也不完全相同，外观设计不存在使用侵权。发明的法定赔偿额高、其他赔偿低。4、被告数量和身份类型专利侵权行为主体主要有制造者、销售者、许诺销售者、使用者、进口者，不同主体承担的侵权责任大不相同，如销售者和使用者提供产品合法来源的只承担侵权责任但不承担赔偿责任。有些被告的列出主要是原告为方便选择管辖法院和形成证据链，醉翁之意不在销售者和使用者，往往在制造者身上。5、管辖法院和主审法官是否是在专利律师熟悉的法院和常接触的法官，不同法院和法官在审理专利案件的程序和实体上存在一些差异。6、有无法院主导的证据保全和财产保全法院证据保全的证据证明力较高，证据直接且证据链完整。法院财产保全对被告的生产经营造成一定经济影响，同时法院主导的证据和财产保全对被告的诉讼心理压力和负担比一般案件要高。7、三大类证据是否基本齐全专利侵权案件一般具备三大类证据，第一类是权利（权属）类证据，主要有专利证书、专利内容等。第二类是侵权行为类证据，如制造、销售、使用侵权产品的证据。第三类是损害赔偿类证据，如原告因被侵权受到损失额、被告因侵权获利额，原告维权支出的合理费用。当然前两类证据缺一不可，第三类证据若没有，原告可以选用法定赔偿方式。动作二、专利权利（权属）类证据的审查专利权利类证据主要包括权利人和权利内容两部分。1、权利人的审查通常情况下，这类证据原告一般不会有差错，即使有小瑕疵，通常也可在举证期限内补强，因此这类证据不是审查重点。即便审查也主要关注，专利证书（专利登记薄副本）记载的专利权人是否与原告完全相符，多个权利人是否共同起诉或其他主体放弃诉讼或授权诉讼，普通实施许可的被许可人是否获得专利权人的维权授权。2、阅读专利权的内容和确定专利权保护范围主要审查专利权保护范围的文本，其中发明专利审查是授权文本还是申请文本，同时也要检索出申请文本，对比申请文本和授权文本进一步确定专利权保护范围。如果确定代理后，可向知识产权局流程管理处申请调取该专利审查程序的各种中间文件，是否存在对保护范围进行限制的特殊说明，为之后的禁止反悔原则提供证据支持，是否修改超范围，以便启动无效程序，审查意见所使用的对比文献可以更好地确定现有技术范围，有时会有意想不到的收获。3、专利是否经历无效宣告程序在知识产权局检索该专利是否经历无效宣告程序，若有审查决定，则专利权的保护范围应以无效决定记载的维持专利权有效的那部分权利范围进行主张。同时，通过检索无效宣告程序，通过无效中专利权人的陈述和审查决定确定的事实，可以更好地理解权利要求中技术特征的含义，进而确定技术方案的保护范围。动作三、判断是否落入专利权保护范围（形式上是否侵权）该问题最能体现专利案件技术性特点，最能体现与其他民事案件区别，最能体现专利律师水平，也是最难把握和最难判断的问题，也是案件是否往下推进的火车头。那么如何判断是否侵权，发明和实用新型应遵循全面覆盖原则（相同侵权、等同侵权），还需要结合禁止反悔原则、捐献原则、权利要求是否清楚等做出全面判断，几个原则之间互相藕断丝连。在进行侵权判断时，要充分考虑技术特征的划分方法，不同的划分方法对于比对的结果有时产生重要影响。对比时，还需要考虑被控产品是否侵犯所有独立权利要求，甚至有些权利要求形式上看属于从属权利要求而实质上是独立权利要求（我们称为假从属）。确定代理关系后，还需要判断是否侵犯所有的从属权利要求（特别是当独立权利要求有效性较差时）。外观设计遵循产品相同或类似，外观相同或相似原则。比对是将侵权产品与专利比，而不要进入将侵权产品与原告产品进行比较的误区，因为有时候原告产品相比原告专利已经更新换代很多次了。在确定外观设计是否