2017法硕考研方法专利侵权中新产品、同样产品的认定.doc

2017法硕考研: 方法专利侵权中新产品、同样产品的认定 方法专利侵权中新产品、同样产品的认定案号一审：(2005)长民三初字第36号二审：（2006）吉民三终字第146号 再审：（2009）民提字第84号 【案情】 本案涉及名称为氨氯地平对映体的拆分的发明专利（以下简称涉案专利）。涉案专利的权利要求1为：一种从混合物中分离出氨氯地平的（R）-（+）-和（S）-（-）-异构体的方法。其特征在于：包含下述反应，即在手性助剂六氘代二甲基亚砜（DMSO-d6）或含DMSO-d6的有机溶剂中，异构体的混合物同拆分手性试剂D-或L-酒石酸反应，结合一个DMSO-d6的（S）-（-）-氨氯地平的D-酒石酸盐，或结合一个DMSO-d6的（R）-（+）-氨氯地平的L-酒石酸盐而分别沉淀，其中氨氯地平与酒石酸的摩尔比约等于0.25。涉案专利所涉的氨氯地平包括左旋氨氯地平、右旋氨氯地平两个对映体，两个对映体及其盐具有不同的药理学特性。涉案专利权利要求1中的（S）-（-）-氨氯地平即为左旋氨氯地平，（R）-（+）-氨氯地平即为右旋氨氯地平。根据涉案专利的说明书，通过对DMSO-d6的（S）-（-）-氨氯地平的D-酒石酸盐进一步处理，可制得左旋氨氯地平。由左旋氨氯地平可进一步制得马来酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平等。 2005年2月，专利权人张喜田起诉至吉林省长春市中级人民法院（以下简称一审法院）称，涉案专利是制造左旋氨氯地平新产品的方法专利。石家庄制药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司（以下简称中奇公司）研发马来酸左旋氨氯地平和马来酸左旋氨氯地平片新药，石家庄制药集团华盛制药有限公司（以下简称华盛公司）生产马来酸左旋氨氯地平（原料药），石家庄制药集团欧意药业有限公司（以下简称欧意公司）生产马来酸左旋氨氯地平片，玉顺堂公司销售侵权产品，这些公司均侵犯了涉案专利权，请求法院判令中奇公司、华盛公司、欧意公司、玉顺堂公司承担侵权责任。一审法院查明，涉案专利系制造左旋氨氯地平的方法专利，在涉案专利申请日前，案外人辉瑞研究与发展公司（以下简称辉瑞公司）在中国被授予专利号6、名称为由阿罗地平的非对映体的酒石酸分离其对映体的发明专利（以下简称238专利），[1]涉案专利以及238专利均为制造左旋氨氯地平的方法专利。为证明被诉侵权产品的制造方法与专利方法不同，欧意公司提交了专利号为200310119335.7、名称为一种光学活性氨氯地平的拆分方法的发明专利（以下简称335专利）的说明书及相关证据，用于证明其系使用自有方法制造左旋氨氯地平，并未使用涉案专利方法。一审法院委托法源司法科学证据鉴定中心（以下简称法源中心）进行鉴定，法源中心出具检验报告认为依照335专利不能达到拆分氨氯地平的目的。 【审判】 一审法院认为，左旋氨氯地平作为一种化合物，并不能直接供消费者消费，其必须与马来酸、苯磺酸等经成盐工艺成为马来酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平后，才真正成为产品，因此，涉案专利能够延及被告生产的马来酸左旋氨氯地平及其片剂。目前国内市场上只有原告生产的苯磺酸左旋氨氯地平及其片剂，以及欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平及其片剂，而原告产品的上市时间早于欧意公司产品。虽然辉瑞公司已在中国被授予238专利，但其产品尚未在中国上市。并且原告的左旋氨氯地平产品于2001年5月被原国家经济贸易委员会认定为2001年度国家重点新产品，2001年6月被原国家经济贸易委员会评为九五国家技术创新优秀项目奖。被告虽然认为原告的产品不是新产品，但是未提供充分的证据反驳。因此，涉案专利应为新产品的制造方法专利。经法源中心鉴定，依照335专利不能实现拆分氨氯地平的目的，无法制得左旋氨氯地平。中奇公司、华盛公司、欧意公司未能证明其产品制造方法不同于涉案专利方法，应承担相应的侵权责任。一审法院据此判决中奇公司、华盛公司、欧意公司承担侵权责任。 中奇公司、华盛公司、欧意公司不服一审判决，向吉林省高级人民法院提起上诉。吉林省高级人民法院二审驳回上诉，维持原判。欧意公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2009年6月17日作出（2009）民申字第2号民事裁定，提审本案。 为验证依照335专利能否制得左旋氨氯地平，最高人民法院根据各方当事人的请求，对欧意公司制造左旋氨氯地平的方法进行了现场勘验，由欧意公司依照335专利中记载的方法进行现场试验。试验结果表明，欧意公司依照335专利成功制得了左旋氨氯地平。最高人民法院再审审理认为，1.在认定一项方法专利是否属于新产品制造方法专利时，应当以依照该专利方法直接获得的产品为依据。所谓依照专利方法直接获得的产品，是指使用专利方法获得的原始产品，而不包括对该原始产品作进一步处理后获得的后续产品。依照涉案专利方法直接获得的产品是结合