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企业被诉专利侵权的应对策略 　　摘 要 文章对企业被诉专利侵权时所能够采取的一些应对策略进行了介绍，指明被诉企业在被诉后应保留好各种信息，可以合理利用管辖权异议，在遭遇诉前禁令和诉前证据保全时尽量保留受损的证据，要根据专利保护范围和无效目的检索结果确定抗辩策略，还可以反诉对方侵犯自己专利权，为自己增加谈判砝码，以便在和解时尽量减少损失，此外，在计算赔偿额时应尽量举证以降低赔偿数额 关键词 专利侵权 专利无效 中止 抗辩 和解 作者简介：刘迎春，金杜律师事务所，专利部顾问、专利代理人，机械设计及理论（机器人学）工学博士 中图分类号：D923.7 文献标识码：A DOI：10.19387/ki.1009-0592.2016.10.283 笔者从十几年前进入专利代理行业开始即就职于一家大型律师事务所，每年都会代理或者参与很多专利侵权诉讼案件，所接触的许多国际知名企业在被诉专利侵权时能够从容合理应对，而一些国内企业在收到专利侵权应诉通知书时则会手足无措。笔者现就企业被诉专利侵权时所能采取的一些应对策略进行简要介绍 一、保留好各种信息 企业在收到应诉通知书时应注意，要保留所收到的一切材料，哪怕是快递信封也不要丢弃，要尽快联系专业机构处理相关事项 举例来说，根据最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定 ，法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，除了该规定给出的几种例外情形之外，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，法院应当中止诉讼。为了中止诉讼，被诉企业要证明在答辩期间内已经提起无效宣告请求，即向法院提供无效宣告请求受理通知书 提起无效宣告请求需要检索相关文献并进行分析，往往需要耗费大量时间和精力，而法院给出的举证期限通常很短，通常国内企业是收到应诉通知书之日起15日内，涉外企业是30日内提交证据材料。由于时间紧迫，企业常常在诉讼举证期限的最后几天才准备好文件对涉案专利提起无效宣告请求。在正常的专利无效宣告程序中，在提出无效宣告请求后，专利复审委员会通常会在半个月至一个半月发出无效宣告请求受理通知书。而当被诉企业在诉讼举证期限内提交应诉通知书等证明文件时，专利复审委员会可以当天就发出受理通知书。此时如何证明尚在诉讼举证期限内，可以借助快递信封上的收件时间来确定收到应诉通知书之日。笔者之前曾有客户将信封丢弃，只好再次找快递公司查找底单确定收到应诉通知书的日期。因此，被诉企业一定要保留相关的所有材料，尽快处理 二、合理利用管辖权异议 在被诉专利侵权后，企业需要大量时间来准备应诉，但是从接到应诉通知书到提交证据往往仅半个月至一个月的时间，因此专利律师或代理人通常会建议企业提出管辖权异议 根据民事诉讼法的相关规定 ，当事人可以在提交答辩状期间提出管辖权异议，法院审查后觉得管辖权异议成立的，裁定将案件移送有管辖权的法院，审查后觉得异议不成立的，裁定驳回管辖权异议，且针对管辖权异议裁定还可以在裁定书送达之日起十日内向上一级法院提起上诉 为了在诉讼中争取时间，被诉企业可以充分利用法律赋予的权利，提出管辖权异议，这也是业界通常的做法 虽然最近北京知识产权法院在两份管辖权异议裁定书中对当事人提出管辖权异议的行为直接进行了批评 ，认为当事人“是草率的、不负责任的”、“不仅增加了对方当事人的诉累，而且浪费了宝贵的司法资源，还有可能伤及社会公共利益”。但是笔者认为，这是法律赋予当事人的权利，当事人根据法律行为合法，在法律允许范围内为自己争取利益合情合理。代理人或律师为自己的客户提供服务，当然要为客户争取最大利益。实践当中众多当事人这么做也说明法律仍然不完善。如果认为当事人不应这么做，那么首先要做的应该是推动改法，或者通过司法解释进一步做细化规定。当前法律规定下，被诉企业仍然可以合理利用管辖权异议为自己争取利益 三、遭遇诉前禁令和诉前证据保全时应保留受损的证据 现行专利法已经对侵犯专利权的诉前禁令和诉前证据保全进行了规定 。虽然法院在此前会进行审查并要求请求人提供担保，但是毫无疑问，这种诉前禁令或者诉前证据保全措施，势必会给被请求人、即被控侵权的企业的正常生产经营活动造成一定影响 如果采取的诉前措施错误，影响被申请人的正常生产经营活动，致使被申请人在商业信誉、企业形象、品牌价值等遭受损失，申请人应当进行赔偿。因此，被请求人在遭遇诉前禁令和/或诉前证据保全时，要保留相应的证据，对自己遭受的损失等进行详细记录，以便在后续程序中获得最大化的赔偿 四、根据专利保护范围和无效目的检索结果确定抗辩策略 在被诉侵犯专利权时，企业要确定涉案专利的法律状态，当前是否持续有效，具体保护范围是什么，以便比对看企业被诉产品是否落入涉案专利的保护范围内。此外，还应尽快委托专业机构进