100年度第5次智慧财产实务案例评析座谈会议纪录 - TIPA智慧财产.DOC

100年度第5次智慧財產實務案例評析座談會議紀錄 壹、時間：100年7月8日 (五) 上午9:30 貳、地點：國立臺灣大學法律學院霖澤館1703室 叁、主持人：謝銘洋教授(國立臺灣大學法律學院) 記錄：廖培穎 肆、出席人員：各界代表（依姓名筆畫排序）-- 宋皇志律師（國際通商法律事務所）、李素華教授（國立臺北大學法律學系）李崇僖教授（中原大學法律學系）、林國塘副組長（智慧財產局）、劉法正律師（聖島法律事務所）、蔡瑞森律師（理律法律事務所） 伍、討論題綱：申請專利範圍之更正 專利法上，申請專利範圍以文字表現技術思想，於專利公告後，如有疏失、缺漏，或有不明瞭之記載，專利權人得加以更正，以便讓公眾得以清楚知悉被剝奪享有及限制利用之權利範圍。又更正亦係專利權人在舉發階段維持專利權有效存在的重要手段，這其中發展出值得探討的議題，實務上亦不乏有許多案例。 這次座談會，我們特別篩選出智慧財產法院有關申請專利範圍更正之判決，並加以整理，以作為討論之基礎，並藉以探討司法實務對於專利更正相關問題之見解、判斷。討論之重點，將集中於下面幾個議題： 茲舉下列17件智慧財產法院判決做為參考： 1.99年度行專訴字第28號 2.99年度行專訴字第120號 3.97年度行專訴字第53號 4.99年度民專上易字第27號 5.99年度行專訴字第148號 6.99年度行專訴字第152號 7.99年度行專訴字第122號 8.99年度行專訴字第71號 9.99年度行專訴字第2號 10.98年度行專訴字第60號 11.99年度民專上字第12號 12.99年度民專訴字第183號 13.99年度民專訴字第203號 14.98年度民專上字第45號 15.98年度民專上字第50號 16.97年度民專訴字第28號 17.97年度民專訴字第6號 【討論題綱】 按「發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明。」係專利法於第64條第1項中規定更正之事由。則何謂申請專利範圍之減縮？誤記事項和不明瞭記載所指為何？ 申請專利範圍更正是否限於特定時機，如同法第71條第1項第3款所指專利遭舉發時等？ 承上，第64條第2項規定「前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」明文更正之界限，則具體個案上如何判斷有無超出或實質變更申請專利範圍？ 於侵權訴訟中，法院得否自行判斷更正准許與否，進而審理系爭專利有無得撤銷之事由？智慧財產案件審理細則第32條規定：「關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日。」該細則對法院有無拘束力？ 陸、會議紀錄： 謝銘洋教授： 歡迎大家參與本年度第5次的智慧財產實務案例評析座談會，首先請助理幫我們回顧一下今天要討論的判決。 廖培穎同學： 各位老師大家好，我們總共整理了17個智慧財產法院的判決，分成3個主題來討論。首先第1個主題是有關申請專利範圍更正的時機及事由，第1個判決99年度行專訴字第28號。法院認為，專利說明書或圖式之更正，通常與該專利是否符合專利要件及專利權利範圍之界定息息相關，倘專利專責機關否准更正，將對專利權人維持其專利權及其權利之行使產生法律上之不利益。依上開說明，自應認係行政處分，而得依法提起行政爭訟。再者，更正之申請並不以經第三人對該專利提出舉發為必要，實務上雖容許專利專責機關於舉發審查過程就專利權人所為更正之申請，於舉發審定時一併為准否之處分，惟專利專責機關於作成舉發審定之終局行政處分前，倘就更正准否為先行決定，將影響舉發案審查之範圍及舉發成立與否之結果，該決定即已直接發生法律上之效果，而得為行政爭訟之對象。依專利法第64條第1、2項規定，專利權人僅得就申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正、不明瞭記載之釋明等事項為之。又申請更正專利說明書或圖式，其更正不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。此係因專利申請案一經核准公告，倘允許專利權人任意更正專利說明書或圖式，藉以擴大或變更其業經核准公告揭櫫於世之專利權利範圍，將影響公眾利用或研發相關技術之利益。故對於專利公告後之更正，自應嚴謹觀之，而應限制專利權人不得經由更正以擴大或變更其經公告之申請專利範圍。2.99年度行專訴字第120號。法院認為，所謂誤記事項，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識，不必依賴外部文件即可直接由說明書或圖式的整體內容及上下文，立即察