专利反向应用策略及其风险评估 .doc

专利反向应用策略及其风险评估 摘要：专利反向运用策略是指一些企业出于特定的目的，采取一种特别的专利政策，比如否定放弃、搁置不用或免费开放专利等，来实现其商业目的。典型的专利反向运用策略包括文献公开策略、泡沫专利策略、故意搁置策略、免费开放策略和剩余市场策略等，在这些策略运用过程中需要进行风险评估，以控制其中的法律风险和商业风险。 关键词：专利反向运用策略考虑　风险评估 随着企业知识产权意识的觉醒和知识产权战略的实施，追逐专利的取得、提升专利的品质、促成专利的实施已成为企业专利发展的趋势。在专利战略的开展中，有的企业出于特定的目的，采取了一种特别的专利政策，比如否定放弃、搁置不用或免费开放专利等，来实现其商业目的，此即专利反向运用策略。本文主要讨论其中的策略考虑与风险评估问题。 1　文献公开策略 1.1　文献公开的方法 有些发明创造，没有必要取得独占权，或者为实现独占将反而得不偿失，但万一被他人拿去获得专利权又会妨碍本企业实施时，可以将发明创造的内容进行公开，以破坏其新颖性从而阻止其获得专利权，此种行为就是所谓的文献公开。 美国专利与商标局公报中有一专栏名为《防卫性公告》，专门刊登这类信息。美国IBM公司还自行出版《技术公报》，实施文献公开策略。据统计，“自1950年至今，IBM每月自行出版技术公报，在技术公报中公开未申请专利的发明就有8000件以上。” 文献公开的目的，在于阻止竞争对手取得相关发明创造的专利，从而消除自己的发展障碍。但此种策略的实施，需要仔细衡量利弊得失，慎重决策。从策略上讲，文献公开需要注意以下几点： 1.1.1　毋须公开所有技术细节 公开发明创造的内容时，只要将其基本内容公开到足以破坏此后可能递交的专利申请的新颖性即可，毋须公开所有的细节。特别是该发明创造的关键内容，在满足破坏新颖性的前提下，仍然可以作为商业秘密加以维持。 1.1.2　快速破坏新颖性的途径 为尽快破坏相关发明创造的新颖性，可在本企业的公开出版物或网站上公开发明创造，如IBM自己出版的《技术公报》公开发明创造。如果依靠向其他刊物投稿发表，可能会延迟公开的时间，这期间可能发生他人申请专利的风险。 1.1.3　缩小被接触利用的范围 为缩小所公开的发明创造被接触和利用的范围，应选择在发行面较窄、发行量较少的出版物上公开。从这个角度看，在网上公开虽然迅捷便利，但容易被竞争对手检索到。 1.2　文献公开的风险 1.2.1　文献公开的风险问题 采用文献公开时，一定要慎重行事。否则：(1)如果把自己需要独占的发明创造公开了，将会让企业丧失独专其利的机会：(2)如果他人从公开的发明创造中，获得了竞争优势，则反过来给自己制造了一个麻烦的竞争对手。 1.2.2　文献公开的风险规避 为了规避上述风险： (1)在决定公开发明创造时，要反复评估该发明创造对自己的利弊得失，及其对他人可能带来的竞争优势。 (2)利用不丧失新颖性的例外规则。我国《专利法》第24条规定：“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：(一)在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；(二)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；(三)他人未经申请人同意而泄露其内容的。”在上述三种情形下的发明创造公开，虽不影响本企业，但可以影响竞争对手提出专利申请的新颖性。在这段时间内，本企业可以充分评价是否申请专利，这在新产品的试生产尚未成功而竞争对手又有可能搞出相同的发明创造时，可予以采用。 2　泡沫专利策略 2.1　泡沫专利的应用 有的西方学者曾经夸张地说：“要么拥有专利，要么迎接死亡。”所以，圈占专利成为一些企业在商业竞争过程中的追求目标。但有的企业出于商业考虑，申请了大量的质量低劣的专利。这些专利多半是无效的或者其权利要求过于宽泛，也即是所谓的问题专利(questionabIepatent)。这些问题专利就像泡沫一样，随时会被他人吹散，形成企业专利申请虚假繁荣的局面，所以称之为“泡沫专利”。为什么要申请泡沫专利呢? 2.1.1　为了显示研发实力 有的技术型企业，需要通过持续的专利申请活动来显示源源不断的创新能力，这样做可能一方面是为了企业形象的需要，专利作为企业技术水平及研发实力的一种外在展示，越来越多地承载着企业的形象声誉；另一方面，更重要的可能是企业为了向投资人(比如股东)证明其业绩，或者企业研发部门需要完成专利指标。如果没有足够的技术创新成果时，申请泡沫专利则是其现实的选择。 2.1.2　为了获得谈判筹码 在谈判桌上，专利可以是运筹帷幄与交互授权的筹码。在1993年微软公司只拥有24个专利，常常受制于