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创造性意见陈述的撰写重点及误区 作者姓名：张殊卓 旭昀 赵楠 唐甜甜 作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 摘要： 创造性是实审审查意见通知书中最常涉及的内容，也是最考验申 请人或代理人答复技巧的法条之一，除修改申请文件之外，意见陈述 是阐明本申请具备创造性不可或缺的重要手段。对于一件申请的最终 走向，意见陈述经常起着决定性作用。本文结合实际案例分析探讨了 答复创造性审查意见时意见陈述中的要点和误区。 关键词：专利 创造性 意见陈述 随着知识产权战略的实施，我国的专利事业进入了飞速发展的时 期，专利申请数量不断攀升，代理行业不断壮大，如何提高专利代理 的业务素质，有效地答复审查意见开始逐渐为业内所关注[1] 。一件专 利申请最终能否授权、授权专利保护范围的大小取决于多种因素，其 中，申请文件的质量固然重要，然而，针对审查意见通知书的意见陈 述也至关重要。因为，专利申请一旦提交就不能够随意修改，盲目地 缩小保护范围又会造成申请人权益的损失，因此，如何有的放矢、切 中要害地进行意见陈述对于一件专利申请的最终走向往往起着决定 性作用。在实质审查过程中，大部分审查意见均涉及创造性，而且， 创造性缺陷也是申请人与审查员存在争议最多的缺陷，如何通过意见 陈述阐明本申请的创新点、说服审查员，对代理人来说可谓见功见底， 以下本文将从审查的角度浅析答复创造性审查意见时意见陈述书的 撰写要点及误区。 一、 意见陈述书的撰写重点 根据专利法第 37条的规定：国务院专利行政部门对发明专利申 请进行实质审查后，认为不符合本法规定的，应当通知申请人，要求 其在指定期限内陈述意见，或对其申请进行修改。 审查指南第二部分第八章第5.1节规定：申请人在其答复中对审 查意见通知书中的审查意见提出反对意见或者对申请文件进行修改 时，应当在其意见陈述书中详细陈述其具体意见，或者对修改的内容 是否符合相关规定以及如何克服原申请文件存在的缺陷予以说明。 可见，除修改申请文件外，意见陈述同样是克服缺陷、保障权益 的重要手段，在答复创造性审查意见时尤其要有效地利用意见陈述， 避免过度缩小保护范围对申请人权益造成的损失。相信绝大多数代理 人都有过撰写创造性意见陈述书的经历，那么，如何撰写一份条理清 晰、重点突出、有理有据的意见陈述呢？笔者认为，撰写创造性意见 陈述最核心、最重要的，就是抓住本申请与对比文件的区别，一切陈 述都应该基于所述区别展开。 1．核对区别 本申请与对比文件的区别是创造性意见陈述的重点，必须核对无 误。首先，代理人要充分理解本申请、对比文件的技术内容以及审查 意见通知书，然后仔细核对审查意见通知书中列出的本申请与对比文 件的区别是否存在偏差、遗漏等情况。其原因在于，按照审查指南的 规定，审查员应该站在本领域技术人员的角度理解专利申请的技术内 容，判定专利申请的创造性，但是，现实情况可能并非如此，一名审 查员所属的审查领域通常大于其自身的理工科教育、科研领域，在审 查过程中，审查员通常只能在理工科基础知识的基础上，通过检索相 关现有技术来接近本领域技术人员，但很难完全达到本领域技术人员 的水平，更不可能与发明人站在相同的高度上，因此，其对于技术内 容的理解可能存在偏差，进而导致事实认定上的错误，比如，审查员 可能认为对比文件公开了“滤饼”就一定隐含公开了“抽滤”，然而 在现有技术中 “抽滤”实际上只是过滤的一种方式，因此，对比文件 并没有公开“抽滤”，应该将其列为区别。如果申请人或代理人能够 发现并澄清审查意见通知书中存在的事实认定错误，审查员会重新考 虑本申请的创造性，即使审查员仍然认为本申请不具备创造性也会给 申请人再次陈述意见的机会。 2．抓住重点有效陈述 在核对无误的前提下，本申请与对比文件的区别是创造性意见陈 述的切入点，无论何种优越的技术效果都是由所述区别带来的。在意 见陈述书中，首先应该指出本申请与对比文件具有哪些区别，然后针 对重要的、体现发明点的区别进行详细陈述，比如，对技术效果有重 要影响的、对工艺流程有突破性的。对于区别所带来的技术效果，应 该注明说明书中的依据，以便于审查员采信。下面举一个案例来说明： 【案例