立體商標功能性與專利權之競合.doc

立體商標功能性與專利權之競合 黃銘傑* 國立台灣大學法律學院 壹、前言 貳、商標法對立體商標之規範 一、立體商標之種類 二、立體商標得註冊或不得註冊之要件 三、權利效力 參、立體商標與專利制度 一、立體商標與專利制度間之相生與相剋─最高行政法院九十二年判字第一六四九號判決 二、發明、新型vs.新式樣 三、新式樣vs.立體商標 四、美的功能性vs.立體商標及新式樣 肆、代結論 壹、前言 二００三年十一月底起正式施行之商標法修正，大幅擴充得為商標註冊的客體，除修正前原有之「文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式」外，並增加「聲音、立體形狀」二種類型。其中，尤以立體形狀可作為商標註冊客體之修正，影響至巨。蓋從現代商業社會運作實況來看，利用平面標識以吸引顧客、表示商品或服務來源出處者，固仍有其不可漠視之重要性，惟隨著科技發達及消費者求新、求變需求的增加，事業除強化原有平面商標之視覺訴求外，亦開始頻繁利用立體形狀或造型，對消費者進行訴求，藉此於與其他商品、服務相互區隔的同時，並促進消費者對其商品或服務之認識及向心力，增加商品或服務銷售業績。 雖然，上述經濟社會發展的現實，明確顯示出企業界對於立體商標需求殷切，且美、歐、日等國（區域），或早從一九五八年起，或遲自一九八０年代起，亦已陸續容許立體形狀或造型的商標註冊，惟我國商標法雖於一九八九年至二００二年間，歷經四次修正，卻始終未能毅然引進立體商標制度，令人不得不有遺憾之感。毫無疑問地，縱令商標法未提供立體商標制度，只要該當立體形狀或造型符合公平交易法（以下簡稱「公平法」）第二十條第一項第一、二款之規定，仍可能被視為該等規定所稱「相關事業或消費者所普遍認知之表徵」，而受該法保護。然則，相對於商標註冊並不以有事先使用為前提，公平法所保護之表徵，不僅要求須有具體使用行為，且須其使用結果達到「普遍認知」之程度，始能享有保護。如此規範方式，不僅導致立體標識使用人，於達到可受保護之普遍認知程度前，無法盡情推廣其標識，喪失標識建立商譽、信用之功能，間而因為公平法主管機關對於公平法第二十條之解釋與適用態度，使得原本應受保護之立體標識未能受到應有之保障。凡此種種，皆使得吾人有必要於註冊主義之商標法中，引進立體商標制度，容許事業得針對其立體形狀或造型，申請商標註冊，以順應「國際趨勢」，滿足企業界之需求。 雖然，就結果而言，二００三年的商標法修正終於在企業界引頸企盼下，引進立體商標制度，惟對此一遲來的正義，除一語立法怠惰外，於法理上是否尚有其他因素，可以用來解釋此種延宕情事。甚者，觀諸歐、日等國引進立體商標制度之時期，實際上亦可說是落後其經濟實情、企業需求甚久，或許可謂，法理上的考量較諸立法實務運作，於立體商標制度創設過程中，據有更為重要之地位。所謂的「法理」情事，或可借用日本商標專利代理人牛木理一之語，予以呈現。根據氏之見解，若使容許立體形狀或造型的商標註冊，可能導致原本應經由專利法等僅賦予一定期間保護之立體形狀及造型，透過商標註冊的利用，得到半永久性的保護期間，破壞智慧財產法之規範體系；尤其是，與平面商標乃係作為商品出處或來源之標識，而與該商品分別獨立存在不同，化身為商品型態本身的立體商標，乃與商品本身密切結合，此時其實已非作為商標之存在，而是一種新式樣。 由此可知，就法理言，立體商標制度的引進，可能引發二點問題。首先，可能使得原先僅能利用專利法取得一定期間保護的立體形狀或造型，轉而利用商標法每十年可延展一次之特性，取得半永久性的保護，使得其他事業無法利用該當立體形狀或造型，導致相關商品市場競爭遭受不當限制。其次，當原本僅能經由專利法予以保護之立體形狀或造型，若容許其可申請商標註冊，則在有關立體形狀及造型上，專利法將可能喪失其存在及規範意義，擾亂智慧財產法整體規範體系和架構。假若上述見解為真，則此等問題不僅存在於引進立體商標制度前，即令是於立體商標制度引進後，其仍可能對現行制度的有效運作，處於一種隱藏性的威脅狀態。 或許正式基於上述認識，本次研討會賦予筆者之課題，乃是探討「立體商標功能性與專利權之競合」，期能對此問題確切內涵有所釐清。若使立體商標制度與專利權保護間，於法理上的確處於衝突狀態，則當有必要謀求其解決之道；另一方面，設使所謂的規範「衝突」僅是一種假象，則亦有必要解釋為何有此錯誤認識的發生，進而對此誤解加以澄清，令吾人可以無後顧之憂利用立體商標制度，徹底實現商標法「維護市場公平競爭，促進工商事業正常發展」之規範目的。於此問題意識下，本文以下於第二節中，首先針對現行商標法有關立體商標之規範，予以說明；其次，在第三節裡，探討功能性立體商標與專利權保護間可能存有的競合或衝突問題，闡述商標法與專利法如何化解此類可能的競合或衝突問題；最後的第四節，則以代結論之方式，於概述本章敘述之結論外，並就未來與立