商业成功与创造性判断.docx

关于商业成功这一判断标准在创造性判断中的地位和作用，理论上尚处于模糊状态，实践中也并不明确，虽然有不少当事人基于该规定主张其发明在商业上 获得成功因此具备创造性，但鲜有得到支持的情况商业成功与创造性判断□朱明雅郭鹏鹏商业成功：含义与渊源专利法意义上的“商业成功”，这个概念最早是由 美国提出的，作为判断发明的非显而易见性的一项辅 助性判断标准。随着科学发展和工业技术的不断进步，得到新的 技术越来越容易，如果对可授予垄断权的发明创造的 要求仍停留在与现有技术存在不同（即新颖性）上， 无法起到鼓励创新的作用。因此现代社会对一项发明 的可授专利权标准逐渐提高，不仅要与现有技术存在 区别，且区别要达到一定高度，即相对于现有技术非 显而易见。美国 1952 年制定的专利法第 103 条中明确要求发 明在具备新颖性的同时对于所属领域的一般技术人员 应当是非显而易见的，但该条款并未具体规定判断非 显而易见性的步骤和方式。实践中，相对于新颖性的 判断而言，由于对一项发明的非显而易见性判断中主 观因素占有更多比例，如何统一标准使其具有更稳定 的可操作性一直是个问题。1966 年，美国最高法院在 Graham 案中首先提出判断发明非显而易见性的 4 个步 骤，简称 Graham 法则：①认定现有技术的范围和内容；②确定现有技术与权利要求之间的区别 ；③限定相关技术领域的一般技术人员的水平 ；④在这个背景下考虑有关商业上的成功、长期悬而未决的难题和技术偏 见等辅助性因素。这是美国最高法院在综合考虑了多 种因素后提出的具有一定可操作性的具体步骤，商业 成功即为其中因素之一。美国在 Graham 案之前已经存在不少专利权人就 商业成功而主张发明可专利性的案件，实务界和学术 界不乏对商业成功对发明的可专利性影响的讨论，同 时也作出过主要因商业成功而判定发明具有非显而易 见性的案例。例如，1944 年美国最高法院在一个关于 防泄漏的干电池专利案中认为，在过去 50 年里手电筒 的电池都没有这种防漏设计，而当本专利的方法被应 用后马上就被广泛运用并取得了商业上的成功，因此 本专利这种商业上的成功有资格帮助判断这种进步所 达到的发明的程度，最终支持了该专利。该案在之后 被广泛引用。将商业成功作为一项辅助性判断因素，其他国家 和地区也有类似相关规定。例如欧洲专利局审查指南 第 C 部分第 4 章“可专利性”中规定，如果根据前述 评定创造性的一般方法无法得出发明是否具有创造性 的清晰结论时，审查指南提供了评述创造性的辅助性2011年第5期 中国发明与专利 65CHINA INVENTION PATENT法案法务Cases Legal因素，包括发明克服技术偏见、发明满足了长时间的需求、发明在商业上取得了成功以及发明具有意料不 到的技术效果等。日本的专利审查指南在对商业方法 专利创造性的判断中，将商业上获得成功明确作为一 项判断标准。日本专利局在《某些特殊领域发明的审 查指南》第一章“与计算机软件有关的发明”第 2.3 节“发 明步骤”中提供了辅助性标准 ：其中之一是该发明在 商业运用上的成功程度，但这类商业成功，仅仅限于 根据专利申请人的主张和举证、基于要求权利要求的 发明本身的特征所产生的事实，如果是因为销售技 巧和广告宣传等其他因素所产生的商业成功则不列 入考虑。我国最早规定商业成功作为创造性评判的可考虑 的因素是在 1993 年审查指南第二部分第四章第 3.2.4 节，其中规定，当发明的产品在商业上获得成功时， 如果这种成功，是由于发明的技术特征直接导致的， 则该发明具备创造性。但是，如果商业上的成功是由 于其他原因所致，例如由于销售技术的改进或者广告 宣传造成的，则不能作为判断创造性的依据。2001 年、2006 年、2010 年历次修订的审查指南中，对上述规定 仅文字略有改变。值得注意的是，1993 年审查指南中 对商业成功的定位为“判断基准”且“这些判断基准 仅是参考性的”，2001 年审查指南中将其表述为“辅 助性审查基准”，2006 年审查指南中为“判断发明创 造时需要考虑的其他因素”，2010 年审查指南中沿用 了 2006 年的表述。要求的保护范围，请求美国华盛顿州西区联邦地方法院颁布临时禁令。地方法院对此案进行审理后，认定 被控侵权人提交的现有技术均不足以证明 411 专利不 具备新颖性和创造性，据此颁布了责令被控侵权人停 止侵权行为的临时禁令。同时，一审法院在客观因素（Objecti ve Factors）的一项认定中认定亚马逊公司的 “一次点击订购”技术被众多顾客使用，表明其具有商 业成功的特点，并且 B 公司在采用 “快速通道”后其在线商务有了一个较大提高，这也进 一步表明“一次点击订购”技术取得了商业成功。此案一审法院作出侵权成立结论