商标使用许可合同到期后销售库存商品行为的定性.docx

理论探讨商标使用许可合同到期后销售库存商品行为的定性文/凌宗亮一、问题缘起商标使用许可合同到期后， 被许可人继续生产、销售新的带 有权利人商标商品的行为构成商 标侵权和合同违约的竞合，实践 中对此几无争议。但如果被许可 人销售的是合同存续期间经商标 权人合法授权生产的库存商品， 被许可人的行为是否构成商标侵 权 ， 抑 或 构 成 合 同 违 约 ， 实 践 中尚存在较大的争议。例如A公 司与B厂签订《商标使用许可合 同 》 ， 约 定 两 年 内 A 公 司 授 权 B 厂使用原告的商标生产销售计算 机终端设备。合同到期后，双方 未续签合同。但B厂仍有2000台 产品库存未售出。此后，B厂继 续销售库存产品。A公司认为合 同到期后B厂仍然销售带有自己 商标的产品，构成商标侵权，遂诉 至 法 院 。 如 果 A 公 司 与 B 厂 在合同中明确约定合同到期后B厂 不得继续销售库存商品，B厂的 行为是否应承担合同违约责任？ 对此，司法实践中存在着不同的 观点。[1]有观点认为，由于被许可人 已对合同期内生产但仍未售出的 产品，投入了资金、人力，如果 不准许其销售，将造成产品的积 压，从而给其带来经济损失。因 此，只要产品是许可合同期限内 生产的，在协议解除或终止后， 被许可人仍旧可以销售，此种销 售行为不违反法律的规定。也有观点认为，知识产权是 权利人享有的权利，在知识产权 许可协议终止后，被许可人对库 存产品的销售行为已经没有了合 同基础和依据，必将侵犯权利人享有的专用权，构成侵权和违约的竞合。因此，库存产品不能销 售。还有观点认为，要综合考虑 权利人和被许可人的利益，如果 合同中对此有明确约定，应当优 先适用合同的约定；如果合同没 有约定或者当事人不能达成协议 的，可以根据具体情况确定合理 销售期限。在该期限内被许可人 销售使用许可合同期限内制造的 商品的，不认定为侵权；被许可 人逾期仍在销售的，构成侵权。 笔者同意第一种观点，无论 是从商品销售行为的法律性质， 还是从商标权权利用尽，抑或从 各方利益平衡的维度，许可合同 终止后继续销售库存商品的行为 都不构成商标侵权。即使当事人 明确约定合同终止后不得继续销德 中国德龙商标网龙 R 1881103057613CHINA TRADEMARK 2014年09期售库存商品，由于这种约定与知识产权权利法定原则相悖，属于 权利滥用，并不产生效力。然无权禁止。在商标使用许可合同到期后，虽然被许可人实施了 销 售 带 有 权 利 人 商 标 商 品 的 行 为，由于该商品是在使用许可合 同存续期间合法生产的，不属于 侵权商品，被许可人后续的销售 行为亦不构成商标侵权。其 次 ， 从 商 标 权 权 利 用 尽 的维度看，商标权人无权禁止被 许可人继续销售库存商品。现有 理论一般认为，商标权穷竭，是 指对于经商标权人许可或以其它 方式合法投放市场的商品，他人 在购买之后无需经过商标权人许 可，就可将该带有商标的商品再 次 售 出 或 以 其 它 方 式 提 供 给 公 众。[2]在商标使用许可合同中， 商标权人已经授权被许可人在一 定 期 限 内 合 法 使 用 权 利 人 的 商 标，而且允许其投放市场进行销 售。因此，在合同期内生产的商 品是经过合法授权的，商标权人 无权禁止这些商品投入市场进行 销售。否则，如果按照否定说的 观点，合同到期后，原本经合法 授权生产的商品不能继续销售， 那么合同终止后已经投入市场流 通的商品应当也不能继续销售， 中间销售商销售的商品随时可能 因为许可合同终止而不能继续销 售。这明显不符合商标权权利用 尽的原则，也不利于商品的自由 流通，危及市场的交易安全。再次，从商标权人、被许可人及消费者的利益平衡看，允许库存商品继续销售不会损害商标 权人和消费者的利益，反而会增 进被许可人的利益。就商标权人 而言，商标权人基于商标许可使 用合同已经获得了使用许可费， 无论被许可人在合同期内生产商 品数量的多寡，商标权人都已经 获得了相应的对价。合同终止后 被许可人只要不重新生产更多的 商品销售，被许可人继续销售库 存商品的行为并不会对商标权人 利益造成影响；就消费者而言， 被许可人销售的库存商品系在合 同有效期内经商标权人合法授权 生产的，商品的质量也受到商标 权人的监督，被许可人继续销售 库存商品的行为不会导致消费者 对商品来源的混淆，也不会因商 品质量问题而受损；就被许可人 而言，其对库存商品的生产已经 投入了大量人力、物力，如果禁 止其继续销售库存商品，对被许 可人无疑是一种损失，也会造成 无端的资源浪费。有观点认为， 如果允许被许可人在合同终止后 继续销售库存商品，被许可人便 可能在尽量短的许可期间内最大 限度地生产更多的商品，留待许 可合同终止后慢慢销