从百年历史的一般观察者检测谈起.PDF

檢視 美國 與我國法院設計專利侵權判斷之檢測 從百年歷史的一般觀察者檢測談起 葉雪美 1871 年，美國聯邦最高法院（The Supreme Court ，簡稱最高法 院）在 Gorham的先導判例創設「一般觀察者 （ordinary observer ）」 檢測，給予設計專利權人一個較寬廣且合理的「實質相同」保護範圍 ； 1984 年，美國聯邦巡迴上訴法院 （Court of Appeals for the Federal Circuit ，CAFC ）在 Litton 案例建立了的新穎特徵檢測 （point of novelty ），確立「被告設計必須已竊用了設計專利之新穎特徵才可能 構成侵害成立」的原則。多年來，上述兩個檢測是 美國設計專利侵害 認定所採用的兩段式檢測 ，也是我國設計專利侵害鑑定所採用的檢 測 。 設計專利的價值在於請求設計所創造的視覺效果 設計專。 利的侵 害認定 ，被告設計與設計專利是否構成實質上相同，應該是觀察兩個 設計所產生的視覺效果是否相同，新穎特徵檢測是否過於注重局部或 個別的新穎設計特徵， 而違背設計專利「整體觀察」的判斷原則呢 ？ 2008 年，CAFC在 Egyptian Goddess v. Swisa 案件 （簡稱Egyptian 案 件 ）中徹底的檢討設計專利侵害訴訟中所應用的 兩個檢測 。CAFC在 Egyptian 案件的 決定對於設計專利的侵害認定發生重大的影響因為， 廢除了新穎特徴檢測 ，一方面解決設計專利侵害鑑定有關新穎特徵認 定的問題 ，另一方面被認 為是 「擴大設計專利的保護」。 這個決定在當時引起不少專家或學者的評論 與預測 許多。 學者專 家指出，設計專利侵害認定的標準已清楚地簡化 了，有利於設計專利 權人主張自己的權利。修改後的 一般觀察者檢測被認 為可解決新穎特 徵檢測的諸多問題 ，有些專家則認為 ，CAFC的決定是往 「減少設計 專利權執行困難 」的方向邁進一大步 。也有人說 ，廢除了新穎特徵檢 1 測 ，事實上是增加設計專利的保護強度 。有些專家則預測，這個決定 將顯著的有利於設計專利權人 ，因為一般觀察者檢測比較偏向設計專 利權 人。如今 Egyptian 案件已經過 7 年之久，我們回顧這些年一般觀 察者檢測在設計專利侵害訴訟中的應用情形 ，一方面也檢視我國設計 專利侵害鑑定要點是否合於國際的趨勢 。 Gorham 案例的一般觀察者檢測1 Gorham 公司提及當初國會授予設計專利之目的是在於鼓勵、獎 勵裝飾性美術及合於視覺訴求之裝飾性藝術，以提高工業產品視覺上 藝術效果，刺激人們的購買慾，進而帶動產品銷售及市場需求，促進 產業的進步。美國國會鼓勵專利權人創造出合於「一般智慧的購買者 觀點 」的新穎性產品外觀，而授予設計專利，保護專利權人的「市場 利益」。因此，法院應該以一般觀察者的觀點，來判斷這些設計是否 合於藝術的訴求，是否為相同藝術構想或概念的具體實施。 最高法院認同 Gorham的主張 ：法院在審理專利侵害案件，應該 盡可能達成國會立法的目的。最高法院認為 ，在所有的專利侵害訴訟 案中必須採用相同的檢測，而這唯一的檢測，應用在發明專利的機械 發明時，被控裝置與該發明必須實質相同（ substantially the same ）； 應用在設計專利侵害中，被控設計與該設計專利也必須實質相同。 最高法院說明：兩個設計有相同的外觀，在圖面或草稿中僅有一 些線條上的差異，或是線條數量多寡的不同，或是表面配置的差異 ； 如果這些差異不足以使兩者產生不同的視覺效果，那麼這些差異就不 足以破壞「實質相同」的認定 。若這些改變屬於只有那些較敏銳的觀 察者才能察覺到其間的差異，而其他的人無法察覺，應認定兩個設計 是實質相同的。相反地，如果這些差異足以產生不同的視覺效果，這 些差異就足以破壞「實質相同」的認定，兩個設計並不是同一設計。 1參照Gorham Mfg. Co. V. White, 81 U.S. （14 Wall.）511,