专利授权契约概说.PDFVIP

專利授權契約概說 台北醫學大學 李崇僖 契約成立要件 • 當事人 • 誰有權利簽約？誰是當事人，誰是代表人？ • 契約標的 • 授權契約的授權客體為何？專利權是哪些國家的專利？技術內容是 否都有專利保護？ • 意思表示合致 • 授權範圍約定清楚 • 授權金計算方式約定清楚 • 違約效果約定清楚 授權契約之法律問題 • 契約屬於民法問題，採取私法自治原則，因此法律對契約 內容形成之規範有限，以免對市場機制過度干預 • 專利法上有關授權契約之規定主要在授權契約登記義務 • 授權契約之合理與否，由當事人自行判斷，並受談判地位 實力之影響 • 由於專利權是國家賦予之技術獨佔權，因此可能構成獨佔 地位之濫用，公平交易委員會對授權契約之內容合理性仍 有相當管制 授權契約之對抗效力 • 專利法第62條第1項 • 發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質 權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。 • 對抗要件與生效要件，專利授權契約雖未向智慧局登記， 仍為有效。在下列兩種情形下對抗要件很重要： • 當專利權人以專利讓與他人，新受讓人可因該授權未登記而不承認 其效力，拒絕繼續授權。 • 當專利權人以專屬授權方式陸續授權給A和B ，由於專屬授權是排他 性的權利，若A未進行登記而B有登記，A不得以其為先獲得授權否 定B之契約效力，反而會受到B的排除 當事人之認定 • A公司與B公司簽約，實際進行協商與簽字的是甲和乙，則 當事人是A和B ，至於甲和乙則是代表人 • 常見之陷阱（一）：代表人有權代表該公司嗎？ • 常見之陷阱（二）：若以甲個人名義簽約，該專利權是否 係甲侵害其公司權益而獲得（例如職務上發明） • 常見之陷阱（三）：甲以個人名義簽約授權，該專利權並 非侵害其公司權益所得，但授權內容卻涉及其公司之技術 秘密，則被授權人可能涉及侵害營業秘密之商業間諜罪 • 常見之陷阱（四）：當事人界定不明確，OO集團？所有關 係企業？ 避免授權契約之當事人陷阱 • 要求對方提出公司委任狀，證明其代表權 • 對該公司資料進行徵信 • 要求對方出具我方認可之律師所簽發之法律意見書，認定 授權人有權利處分該專利 • 關於非職務上發明之主張，應由授權人提出證據，並檢視 其與公司之雇用契約，職務說明文件，甚至正式發函給該 公司求證 • 關於授權對象若為關係企業一併授權，應於契約中進一步 定義關係企業之範圍界定方式，或者列明所有企業名稱， 並約定將來變動之協商或知會方式 • 關係企業A,B共同擁有專利權，對外授權時被授權人C確認 A,B 皆有成為當事人 授權契約之標的 • 通常專利授權契約含有技術移轉之性質，亦即授權人負有 技術指導之義務，因此應詳細約定技術移轉之方式 • 專利授權亦可能涉及著作權授權（技術文件之複製、流 通），商標授權（標榜其產品係使用授權人之技術） • 專利授權務必詳列授權之專利號碼，在哪些國家之專利 • 對於尚在持續改良之技術，授權標的應盡量涵蓋未來可能 產生之系列專利權，如何界定？ 授權契約之重要條款（一） • 授權範圍之界定務必清楚 • 專利法上規定之實施意義，哪些是授權範圍？製造、販賣、使用、 進口。授權製造但不授權販賣的情形很常見，例如委託代工 • 授權製造是指什麼產品？因一項技術可以使用在很多產品上 • 授權區域包括哪些國家？ • 專屬授權或非專屬授權？被授權人是否可以再授權？若被授權人不 是終端消費產品之製造商，則必須獲得可再授權之契約，才能確保 半成品可合法銷售他人進行後續組裝製造 授權契約之重要條款（二） • 授權期間之約定 • 若該技術尚未成熟，需要長期發展才能商品化，則授權期間應較長 • 若該技術之市場性不明，為避免簽訂長期授權契約卻無法獲利，應 先簽訂較短之授權期間 • 約定被授權人之優先議約權，在同等條件下，被授權人比第三人有 更優先之機會續約 • 契約中止權 • 若授權人希望授權期間較長，被授權人希望授權期間較短，則可先 以較長期間約定，但訂有特定條件下之契約中止權，通常此權利屬 於被授權人。但授權人亦可針對被授權人違反努力實施專利之義務 時有此中止權，尤其在專屬授權情形。 授權契約重要條款（三）