专利法第33条与第26条第4款立法本意与执行尺度.docVIP

专利法第33条与第26条第4款立法本意与执行尺度 　　如何理解和执行专利法第33条有关对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围的规定，已成一个热点。已有文章从申请人有实质性修改申请文件的权利和先申请制(或先发明制原理)的角度，论证了要求修改不超范围和要求修改后的内容得到说明书的支持二者本质上是相同的，或者从先申请制的角度论证应当允许修改时进行与概括或者提炼权利要求相同的概括或者提炼。笔者试图从更多的角度论证此问题，并明确主张：第33条的立法本意与执行尺度，应与第26条第4款有关权利要求书应当以说明书为依据(即通常所说的说明书对权利要求书的支持，以下简称“支持”)的立法本意与执行尺度是一致的。 　　中国专利法第33条的历史及适用现状 　　1984年专利法规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是不得超出原说明书记载的范围。”1992年专利法将原始记载范围扩展到权利要求书。除此之外，20余年来法律似乎没有变化。实则不然。 　　2006年7月1日之前的《审查指南》第二部分第八章5.2.3(以下用II.VIII.5.2.3表示)规定：“如果申请的内容通过增加、改变和／或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请公开的信息不同，而且又不能从原申请公开的信息中直接地、毫无疑义地导出，那么，这种修改就是不允许的。”在2006年《审查指南》中，上述内容被修改为：“……致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的。” 　　正如字面上“记载”和“确定”比“公开”和“导出”更加严格一样，实践证明2006年《审查指南》事实上使得对修改超范围的判断标准更为严格了。即所属技术领域的技术人员从原说明书及权利要求的记载内容理解出或导出的信息不能作为修改的依据。 　　实践中，国家知识产权局进一步将“直接地、毫无疑义地确定”理解为“虽然在申请文件中没有明确的文字记载，但所属技术领域的技术人员根据原权利要求书和说明书文字记载的内容以及说明书附???可以唯一确定”。而由于语言的多义性和不精确性，要想证明从原文字记载能够唯一地确定新的文字记载，在多数情况下几乎是不可能完成的任务。因此，实践中几乎没有“直接地、毫无疑义地确定”的存活空间，唯有“明确的文字记载”方可作为修改的依据。对于新引入的对技术特征和技术方案的概括，就更加不可能不超范围了。 　　又如，即使根据原权利要求书和说明书记载的内容可以推断出新增内容属于公知常识中多个并列选项中的一个，由于存在多种选项，该新增内容也不属于直接地、毫无疑义地确定的内容。 　　美日欧相关实践简述及与中国之比较 　　1.欧洲专利局 　　欧洲《专利公约》第123条规定，对专利申请文件的修改，“其主题不得超出原始申请内容”。欧洲专利局《审查指南》规定，如果申请内容的改变导致所属技术领域的技术人员看到的信息不能从原申请的信息中直接并毫无疑义地导出，即使考虑了对所属技术领域的技术人员隐含公开的内容也是如此，那就应当认为这种修改超出了原始申请的内容。 　　但对于何为“隐含公开”的内容，并没有进一步的解释。只是在申诉委员会判例T823／96中认为，“隐含内容”仅指没有明确记载但根据明确记载的内容可以清楚地、毫无疑义地导出的信息，必须同时考虑公知常识以决定从明确记载的内容中能清楚地、毫无疑义地导出什么内容。 　　可见，欧洲专利局使用的“记载”和“导出”的字眼与中国实践类似，但没有中国实践严格。具体来说，原则上也不认同概括式修改，但对于其他修改，欧洲专利局并不像我国专利局那样强调导出结果的“唯一性”。 　　2.日本特许厅 　　日本1993年专利法第17条之2规定：“(修改)必须在最初提交的说明书、权利要求的范围及附图所记载的事项范围内进行。”最初，相应的审查基准(即审查指南)将“最初提交的说明书、权利要求的范围及附图所记载的事项范围”界定为原始申请文件明确记载的事项，以及可从原始申请文件直接且唯一导出的事项。 　　上述规定如我国现在的审查指南一样严格，导致审查实务过于重视字面比较而令判断标准过于僵化、教条，引起申请人广泛不满。在东京高等法院相关行政诉讼的影响下，日本特许厅于2003年10月对审查基准予以修订，适当放松判断标准，删除了“直接且唯一导出”的表述，将“最初提交的说明书、权利要求的范围及附图的记载范围”界定为不仅包括原始申请文件明确记载的事项，也包括即使没有明示记载，但根据原始申请文件的记载显而易见的事项。 　　3.美国专利商标局 　　美国专利法第132条规定：“修改不应在发明的公开中引入新的内容。” 　　美国专利商标局专利审查程序手册(MPEP)第21