我国禁止反悔原则适用探讨.doc

我国禁止反悔原则适用的探讨 一、禁止反悔原则的适用前提 禁止反悔原则帮助确定专利权保护范围，但是，作为限定等同侵权的重要原则，法院却不能无程序地援用，需满足一定的条件方能启动。 1、国内司法实践 《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》（以下简称《意见》）第46条规定：禁止反悔原则的适用应当以被告提出请求为前提，并由被告提供原告反悔的相应证据。由此可以看出，《意见》认为禁止反悔原则适用前提有两个： （1）被告提出适用请求； （2）被告提供适用的相应证据。 由此可见，实践中法院判断被告行为是否构成等同侵权时，无须同时考虑是否可援引禁止反悔原则排除侵权，更不可能主动调取专利文档确定专利权保护范围。被告不但需要提供相应证据，证明原告曾经有过缩小、放弃权利要求的解释、陈述、修改，而且还需要单独提出适用禁止反悔原则的请求。这是因为，禁止反悔原则作为被告阻却等同侵权的重要抗辩理由，举证责任理应由被告承担。 2、学术界观点 针对法院的通行做法以及《意见》中的审判总结，有些学者及实践工作者提出了自己的看法：他们认为禁止反悔原则是一种抗辩主张，亦是一种解释权利要求的规则。它的适用不仅关系到诉讼当事人之间的利益，而且事关公众的利益。如果在审理中法院发现该案件符合禁止反悔原则适用的条件，那么，法院就应当为了社会公共利益，主动适用禁止反悔原则，作出正确判定；否则有违专利制度利益平衡的主旨，不利于保护公众利益。 他们同时指出，由于民法证据规则强调谁主张谁举证，所以被告对原告曾作出特定修改以及做出了何种修改的事实仍需承担举证责任。 3、与美国判例的比较 在美国的司法实践中，禁止反悔原则的适用前提比前述两观点更加宽松。美国法院的判例表明，在专利侵权诉讼中适用禁止反悔原则，并不需要被控侵权人证明在进行被控侵权行为之前真的去查阅过专利局所保存的申请档案，从而证明他之所以作出该行为是因为依赖了专利权人在审批过程中作出的许诺或者修改。法院应依职权主动适用禁止反悔原则，且不要求被告承担举证责任。不过，现在随着人们法律观念、专利意识的不断加强，代理事业的蓬勃发展，当事人更倾向于主动收集证据，提出禁止反悔原则抗辩。美国专利律师接到专利诉讼案件首要工作便是到专利局查阅专利档案，力图从专利审查过程中的来往信件中发现专利漏洞，提出禁止反悔抗辩。 国内目前真正适用禁止反悔原则的频率并不高，通过分析、研究专利档案排除等同原则的适用并不是被告的首选。在此情形下，由法官提醒被告积极行使这项权利并承担相应举证责任显得必要起来。当然，最终是否采纳提议需被告做出决定，法官绝对不能干涉当事人的诉讼处分权。 二、禁止反悔原则适用的范围 在专利侵权审理中，专利权人指控他人侵权，并且要求适用等同原则判定他人侵权时，被控侵权人会以禁止反悔原则进行抗辩。这时，法院就需要在等同原则和禁止反悔原则之间做出选择。在这之前，最重要就是必须要搞清楚禁止反悔原则的适用范围。 1、专利审批程序中的行为导致禁止反悔原则的适用 （1）专利审批中的修改导致适用禁止反悔原则 适用禁止反悔原则的最为常见的情况是专利权人在专利审批过程中对权利要求进行的修改。实践中申请文件提出后常常需要修改。因为一般国家的专利法都实行先申请原则，对同样的发明创造，只有最先申请的人才能获得专利权。因此，申请人不得不急于提出申请，对现有技术的调查以及对发明创造的说明和权利要求书的表达常常难于达到完美无缺的程度。所以申请文件提出以后，申请人要求修改的不乏其人。经过审查以后，审查员发现权利要求的范围过宽（其原因或者是包括了现有技术，或者是包括了不可能实施的事项），或者弄错了应请求保护的发明对象（方法、装置等），或者发现发明创造内容说明得不清楚，或者因其他原因而修改的更是屡见不鲜。如果不允许修改，原说明书记载是发明或者实用新型就无法获得专利，这当然不是鼓励发明创造之道。所以对申请文件进行修改是必要的，以便改正不正确的或不确切的词句，或者使权利要求与说明书的叙述趋于一致。 下面就一个发明专利“优化五笔字型专利”侵权案进行说明： 本案的发明专利称为“优化五笔字型编码法及其键盘”，以下简称“优化五笔字型”专利。它是“五笔字型”发展过程中的一个实质性版本，即第三版。1985 年这项技术由发明人王某向中国专利局提出申请，历经7年的审批时间，最终于1992年被授予专利权。本案被告B公司从1990年起聘用了曾经参加“五笔字型”攻关项目的成员之一张道政先生，开始实施“五笔字型”技术的第四版。B公司投入巨资使自己的产品打入市场并很快有了自己的客户。但B公司没有将自己的第四版产品申请专利。 A公司在诉B公司专利侵权的诉状中称：原告是“优化五笔字型”专利的专利权人之一和权利的唯一行使者，被告B公司未经许可，在其生产的“东南汉卡”系列产品中，非法移