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审查意见答复系列文章-22.公知常识的有效判断

作者：李鑫软唐知产独家讲师

一.导论

对于现阶段的审查意见答复中，大家面临最大的问题可能就是公

知常识的滥用了，但是，由于法律和实践的放纵，使得大家总是没有

很好的方法予以应对，导致由于公知常识而驳回的案例比比皆是。所

以，今天我们尝试从5个角度给大家一点输入。

二.表现方式

1、审查意见的常见表现

在专利审查意见通知书中，经常会遇到如下关于区别技术特征是

公知常识的评述方式：

Ø上述区别技术特征是本领域的惯用技术手段；

Ø上述区别技术特征是本领域的常规选择；

Ø上述区别技术特征是本领域技术人员容易想到的等等。

但是，上述任一种评述方式中，审查员均不会主动提供能够证明

区别技术特征为公知常识的证据，而只会通过简单的说理将区别技术

特征认定为公知常识。

2、答审实践中的常见问题：

1.对于上述问题，往往存在如下答复漏洞：

第一，发现不了该问题，进而在审查意见中不针对性的语音陈述；

第二，发现了问题，但是不会有效陈述，导致审查员不接受或者

选择性忽略，从而影响了本案的授权。

三.法条规定

1、审查指南中的规定

在《专利审查指南》中公知常识的规定为“下述情况，通常认为

现有技术中存在上述技术启示：(i)所述区别特征为公知常识，例如，

本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具

书中等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段……”。

2、审查规程中的规定

在《审查操作规程》公知常识的规定为“以下情形可以认为现有

技术整体上存在技术启示：（1）所述区别技术特征为公知常识，例如，

所属领域中用于解决发明所解决的技术问题的惯用手段，教科书或工

具书等中披露的解决发明所解决的技术问题的技术手段，或者教科书、

工具书中为解决相关技术问题而引用的其他文献披露的内容……”。

3、审查指南对公知常识没有明确的规定

审查指南中没有明确地给出公知常识的概念及判断方法，只是通

过举例的方式给出了两三种可以认定为公知常识的情况。这就容易导

致审查员和申请人对公知常识的认定产生不同观点。

同时，在争辩过程中，代理人明显处于弱势地位。即使你针对性

展开阐述，审查员往往也是一笔带过，不给出具体的回应。

4、审查指南还给与了审查员较轻的举证责任

审查指南规定为：“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的

公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异

议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。”

由此可知，当申请人对审查员所认定的公知常识产生异议时，审

查员可以仅通过说理的方式进行证明，无需进行公知常识的举证，如

此很容易导致因滥用公知常识而影响申请人的专利申请的授权。

5、修法有改变，但结果还不得而知

审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿

的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够

提供相应的证据予以证明说明理由或说明理由提供相应的证据予以证

明。在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作

出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明。

体现在：描述的前后顺序

四.答复技巧

1、技巧一：主动举证

（1）概念

申请人可以通过主动举证的方式，向审查员证明在本领域中解决

专利申请实际要解决的技术问题时所采用的技术手段与区别技术特征

是不相同的。

（2）案例

*概述：针对一种名称为“电动车辆用电机防水结构”的3号发明专利申请的复审中，合议组认为：在缺乏足够证据

和理由的情况下，简单认为本专利申请权利要求1中的区别技术特征

“通过开口将积存的水分排出”是本领域普通技术人员的公知常识缺

乏依据。据此，合议组撤销原驳回决定。

*分析：对于电动车辆用电机的技术领域来说，防水结构的惯用技

术手段是通过强化密封的方式来避免马达进水。然而，案例一中则是

采用设置一条连通通路的技术手段，使得马达内部空间能够与大气连

通，以实现向外排出进入马达内部的积水。由此可知，案例一提供了

一种与上述惯用技术手段完全不同的开放式防水结构