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生物医药企业之知识产权常见问题（下）

作者：郭克军程芳丁文昊张骏翔代明心金鑫

生物医药是典型的知识产权密集型产业，且生物药的研发具有周

期长、投入高和风险大等特点，加强知识产权保护，特别是专利保护，

对生物医药企业获得市场独占权、保持竞争优势至关重要。因此，无

论在生物医药投融资、并购、IPO，还是日常运营过程中，针对生物医

药企业核心知识产权的取得、权属、保护以及使用问题将会被重点关

注。

上篇文章我们已经对专利实施许可核心要点以及委托开发与合作

开发模式下的知识产权归属问题进行探讨，本篇我们将重点讲述职务

发明、技术自由实施分析、专利技术保护策略与专利布局的问题。

一

职务发明

生物医药企业大多会设立研发部门，由研发人员主导并开展药品

研发，这一过程中不可避免地会遇到职务发明的相关问题，特别是职

务发明权属及职务发明奖励和报酬问题。

1.职务发明权属

生物医药企业的产品研发离不开企业技术人员的参与，由此产生

的技术成果应当归谁所有，这就涉及到职务发明权属问题。《专利法》

和《专利法实施细则》对该问题进行了如下规定：

根据《专利法》第6条、第12条和第16条的规定，职务发明的

相关权利由单位享有，且以下几种情形均应当被认定为职务发明：（1）

本职工作中完成的发明创造；（2）履行本单位交付的本职工作之外的

任务所作出的发明创造；（3）辞职、退休或调动工作一年内作出的，

与其原单位承担的本职工作或原单位分配的任务有关的发明创造；（4）

主要是利用单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造，

即主要是利用了单位的资金、设备、零部件或者不向外公开的技术资

料完成的发明创造。另外，《专利法》第6条还规定，对于“利用本

单位的物质技术条件所完成的发明创造”，单位与发明人或者设计人

对相关权利归属作出约定的，从其约定。

虽然法律法规已经就职务发明的范围、权属设置了上述默认规则，

但相关规定并不十分明确，仍有解释的空间，如未就“与其原单位承

担的本职工作或原单位分配的任务有关的发明创造”、“主要利用本

单位物质条件”中的“有关”和“主要”作出明确阐述。另外，《专

利法》第6条还规定了利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造

的权属问题适用约定优先原则。

因此，为了全面保护企业的权益，确定相关知识产权的归属，建

议生物医药企业就员工在履行职务期间所产生的技术成果的知识产权

归属进行明确约定，并制定与之相关的规章制度，如在劳动合同、员

工手册或类似的公司制度性文件中明确约定职务发明的范围，例如约

定“员工利用公司的物质技术条件所完成的发明创造的专利申请权归

公司所有”，并促使员工签收确认该等制度性文件，等等。

此外，对于新入职员工完成的发明创造，若该发明创造产生于该

员工从原单位离职的一年内，则根据《专利法》的上述规定其可能被

认定为属于原单位的职务发明，即申请专利的权利归属于原单位，从

而导致相关专利的权属处于不确定的状态。因此，企业还应当注意对

新入职员工进行知识产权背景调查，并要求新入职员工填写知识产权

调查表及承诺函，以避免本单位员工完成的发明创造的专利权和专利

申请权被认定为该员工原单位的职务发明。

2.职务发明奖励和报酬

如上所述，生物医药企业常常会涉及职务发明的问题，虽然职务

发明的权利归属于单位，但根据《专利法》第16条规定，职务发明发

明人有权从单位处获得一定数额的奖励和报酬。因此，职务发明奖励

和报酬制度的设立与执行对生物医药企业来说也非常重要。《专利法

实施细则》第77条、第78条对职务发明奖励与报酬的发放进行了规

定。具体如下：

在单位未与发明人就职务发明奖励与报酬的支付方式和数额达成

约定或制定相关规章制度的情况下，对于发明专利单位应当至少发放

奖励3000元/项，对于实用新型专利单位应当至少发放奖励1000元/

项。职务发明实施后，单位还应当从实施该专利的营业利润中提取一

定比例发放报酬，即发明或者实用新型专利提取比例不低于2%，外观

设计专利提取比例不低于0.2%，或者参照上述比例，给予发明人一次

性报酬；另外，单位许可他人实施该专利的，还应当将不低于使用费

的10%作为报酬给予发明人。

根据我们的项目经验，实践中不少生物医药企业存在未与发明人

约定职务发明奖励与报酬的支付方式和数额，也未建立职务发明奖励

与报酬制度的情况。如